התקשרו עכשיו :
074-7145148

פוקוס כפול על אפשור בתיאור האמצאה

פוקוס כפול על אפשור בתיאור האמצאה

פרק תיאור האמצאה בפטנטים

נדמה שפרק התביעות של פטנטים מושך את רוב תשומת הלב והדיונים בענייני פטנטים.  הפלת התביעות של פטנט מפילות את הפטנט; והפרה של תביעות הפטנט שלך היא הפרה של הפטנט.  זהו לרוב הפרק הראשון  שנכתב על-ידי עורך הפטנטים, בבקשה לפטנט, והנמסר לממציא לבדיקה התחלתית, למרות שבדרך כלל יתקשה מאד להבינו.  כתיבה גרועה של התביעות הורגת את הפטנט.   

השותף הפחות ססגוני של התביעות בפטנט הוא פרק התיאור של האמצאה – פרק פחות או יותר כתוב כמו מאמר מדעי על האמצאה.  למעשה, לאחרונה נוכחתי  בשני אירועים בהם הייתה דווקא התמקדות מה בנושא טיב פרק התאור.  מפגש ראשון היה על התפתחויות בגישות לפטנטים אמריקאיים, Keeping your eye on the ball: recent developments  in US practice במרכז הבינתחומי בהרצליה ב- 23 בספטמבר 2019.   מפגש שני היה כנס קניין רוחני במדעי החיים לאגודת עורכי הפטנטים באנגליה, בברייטון ב-11 בנובמבר 2019.

חמדנות: אפשור בתיאור האמצאה ותביעות גנריות

ד”ר Katherine Helm היא רצת מרתון מקסימה שהיה לי עונג לעשות איתה את ריצת הבוקר בכנס באנגליה, שעה לפני ההרצאה.

לפי הרצאתה, רוב הפטנטים שנכשלים בתיגרים על תקפם בגלל פגמים בתאור האמצאה, לא בתביעות.  

היא התרכזה על נושאי enablement (אפשור ביצוע האמצאה) ותביעות פונקציונליות גנריות (הגדרת חומרים על ידי הגדרת תפקידם הכללי).

אפשור בתאור האמצאה בתיק Ariad v Eli Lilly

מקרה מדגים לבעיות פונקציונליות כאלה הינו מקרה
Ariad, Aria Phar., Inc., v. Eli Lilly & Co., 589F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010) (en banc).

התביעות בפטנט 6410516 בתיק הנ”ל מתייחסות אל שימוש בחומר אשר מעכב NF-kB
(קבוצת חלבונים המווסתת את הישרדות התא).

אין בתאור האמצאה בפטנט אפילו דוגמא אחת של חומר המסוגל לעכב את החלבונים. קתרין טענה שתביעות כל כך גנריות מצריכות הוספת מידע המצדיק את רוחב התביעות.   
אני מוסיף: גם אם התביעות לא היו כל כך חמדניות, והיו מציינות מערך מבנים מתאימים בעלי התכונות הדרושות, גם אז היה צורך לתאר לפחות שני מבנים, משתי קצוות המערך.

כיצד הם קיבלו פטנט על דבר כזה??

לפי ההחלטה בערכאה הנ”ל היה צורך בתאור מספר מייצג של מיני חומרים, המאפשרים לבעל מקצוע לזהות את [כל] החברים בקבוצת חומרים המסוגלת לעשות עיכוב.

האם אפשר להשליך גישה זו גם לתחומים אחרים? בתי המשפט בארה”ב מרבים לייחס אותה גישה גם לחומרים כימיים (ללא קשר למדעי החיים) אולי במיוחד כי השופט Lourie  בבית המשפט הפדרלי לערעורים בארה”ב מרבה לשפוט בתיקים כאלה מאז 1990, והוא בעל דוקטורט בכימיה.  ראו פרופיל כאן: http://www.cafc.uscourts.gov/judges/alan-d-lourie-circuit-judge

באפן כללי הגישה מתומצתת באמירה הבאה: 

In some technology fields it can be hard to predict what would be 

 covered by a functionally claimed genus Biotech., Ltd., 759 F.3d 1285 (Fed. Cir. 2014

 לגבי התיק הנ”ל של Ariad נאמר עוד כי בתחומים מסויימים מספיק לתאר את האמצאה כדי להבין כיצד לייצר ולהשתמש בה.   לא כך פני הדברים במדעי החיים — התאור אינו מאפשר לדעת כיצד לייצר את החומר או אפילו כיצד להשתמש בו, היות והשיטה לשימוש היא בעצמה דורשת מאמץ רב לביצוע נכון.

אפשור בתאור האמצאה בתיק Amgen v Sanofi

 התיק של Amgen v Sanofi תואר מאד בקצרה בהרצאה, אך הוא מקרה מאד מאלף.  מדובר על תרופה לטיפול בכולסטרול שפיתחה Sanofi ואשר לטענת Amgen הפרה קניין רוחני שלה.  לדברי המרצה,  פרק התאור בפטנט של Amgen הינו באורך כמה מאות עמודים
(מבדיקתי עולה שמדובר על שני פטנטים, 
 8,829,165 באורך 363 עמודים ו- 8,859,741 באורך 365 עמודים).   
ובכל זאת בית המשפט העליון החליט שגם זה אינו מספיק!  

הפטנטים דנים בתאי כבד מסוימים המכילים קולטנים אשר מסוגלים להצמיד אליהם כולסטרול מזיק LDL מהדם.   
החומר

PCSK9 פוגע בפעילות הקולטנים. הממציאים גילו נוגדן שתופס את PCSK9 ובכך מאפשר פעילות תקינה של תאי הכבד.  התאור מתאר בפרטי פרטים את החומר PCSK9 כולל אתרים שונים על החומר, אליהם הנוגדן יכול להתקשר ובכך לפעול.

הממציאים עשו עבודה רבה וחשובה באפיון האנטיגן, אך אין פרט אחד על מבנה הנוגדן.

החלטת בית המשפט העליון הפכה את החלטת בית המשפט האזורי, שהחליט על סמך חבר מושבעים – עובדה שאולי ממחישה יפה את המגבלה של חברי מושבעים להבין כראוי נושאים כגון אלה.

פרטים נוספים על התיק נמצאים כאן

https://www.patentdocs.org/2019/01/supreme-court-denies-certiorari-in-amgen-v-sanofi.html

תביעות means for  והגישה היום ב- USPTO

 בכינוס במרכז הבינתחומי דיברו בעיקר בעניין הגנריות לגבי שימוש בשפה כגון means for function.   השימוש בביטוי means היה כבר שנוי במחלוקת לפני שנות ה- 70, כפי שמעיד הספר החיוני ממנו בעיקר למדתי לכתוב את התביעות, Mechanics of Patent Claim Drafting 2nd ed., 1978/John L. Landis/ 

ואכן בכינוס רוב המשתתפים העידו שאינם משתמשים בביטוי כלל.  ויחד עם זאת, Landis  דן באריכות לגבי השימוש בביטוי ומגיע למסקנה כי אין ממש פסול בביטוי עצמו, וצריך להשתמש בו כאשר הוא נדרש.   למעשה, לפי ההרצאה, הבעיה איננה כי הביטוי “אמצעי [לביצוע משהו] ” הוא לא טוב.  לפי דוגמאות שמשרד הפטנטים האמריקאי פרסם השנה, הבעיה נוצרת כאשר משתמשים בביטוי אבל אין דוגמאות\מספיק דוגמאות בתאור האמצאה, המדגימות אמצעי זה.   כלומר, means הוא פשוט עוד ביטוי שהופך את התביעה לגנרית, בדיוק לפי הדיון למעלה.  

מעניין שלאחר הכינוס עבדתי עם אחד המשתתפים, שכנראה בכל זאת ממשיך להימנע משימוש בבטוי ויהי מה.

 מהי מידת התאור שתספק את הבוחנים\שופטים?? 

“The test of enablement is whether one reasonably skilled in the art could make or use the invention from the disclosures in the patent coupled with information known in the art without undue experimentation.”

 re Wands, 858 F.2d at 737, 8 USPQ2d at 1404 (Fed. Cir. 1988). See also United States v. Telectronics, Inc., 857 F.2d 778, 785, 8 USPQ2d 1217, 1223 (Fed. Cir. 1988)

קני המידה לאפשור בתיאור האמצאה

לפי הרצאה ששמעתי לפני כ- 10 שנים אמת המידה הינה שנת עבודה אחת של חוקר אחד.   אשמח לדעת האם זוהי עדיין אמת המידה שהיא כלל האצבע.  

לפי קתרין, הקביעה גם מסתמכת על השיקולים הבאים: א) כמות ההדרכה וההכוונה בתיאור האמצאה ב) נוכחות דוגמאות הממחישות שהאמצאה עובדת ג) סוג האמצאה ד) מצב הידע הקודם ה) רמת היכולת של בעלי המקצוע בתחום ו) מידת אי הוודאות בתחום ז) היקף התביעות .

כלומר, פחות “מעניין” האם היה ניצוץ אמצאתי באמצאה, ויותר מעניין האם היה מאמץ מהותי ומספיק לבדוק את ההתכנות המעשית של האמצאה.  

 גם בתיק הבא נמצא לאחרונה חוסר תיאור מספיק לאפשור האמצאה:

 Trustees of Boston University v. Everlight Electronics Co. (Fed. Cir. 2018)

בפטנט מדובר על סוגים שונים של נורות LED המיוצרות על ידי הנחת שכבות במספר דרכים שונות.

תביעה מספר 19 בפטנט  5,686,738 היא התביעה במחלוקת.  כאן שוב חבר מושבעים החליט שיש הפרה [של תביעה 19], אבל בית המספט הפדרלי הסיק שלפחות אחת מ-6 האפשרויות להכנת שכבות ליצירת LED לאור כחול אינה מתוארת מספיק בתאור האמצאה:

The inquiry is not whether it was, or is, possible to make the full scope of the claimed device—a scope that here covers a monocrystalline growth layer directly on an amorphous layer.  The inquiry is whether the patent’s specification taught one of skill in the art how to make such a device without undue experimentation as of the patent’s effective filing date.  Viewed in this light, BU’s evidence is not probative of enablement.  BU does not even suggest that these results were accomplished by following the specification’s teachings, or that achieving these results was within an ordinary artisan’s skill as of the patent’s effective filing date.

לשים לב, שאמנם מותר להגיש בקשה לפרוביזיול ואחרי שנה להגיש בקשת PCT מתוקנת, אבל האפשור צריך להיות זמין כבר בפרוביזיונל.  

 

שתף:

מאמרים נוספים

פטנט אחיד ובית משפט פטנטים מאוחד

פטנט אחיד ובית משפט פטנטים מאוחד

הפטנט המאוחד ובית המשפט המאוחד (Unitary Patent and the Unified Patent Court ) הם שני כלים שנועדו לחזק ולהשלים את מערכת הענקת הפטנטים האירופית המרכזית הקיימת כיום. הם יציעו למשתמשי מערכת הפטנטים אפשרות חסכונית להגנה על פטנטים ברחבי אירופה באמצעות הגשת פטנט יחיד.

קרא עוד »
חוק סימני המסחר

חוק סימני המסחר

חוק סימני מסחר – מה הוא אומר? חוק סימני מסחר, או יותר נכון פקודת סימני מסחר, נחקק בשנת 1972 וכמו חוקים רבים אחרים חלו בו

קרא עוד »
אגרת רישום סימני מסחר

אגרת רישום סימן מסחרי

סימני מסחר מהווים סמלים המזוהים עם מוצר, שירות או בית עסק מסוים, ומספקים אמצעי זיהוי חשוב המוגן בחוק כקניין רוחני. בכדי ליהנות מזכויות בלעדיות של סימן מסחרי יש לרשמו אצל רשויות רלוונטיות במדינות ייעודיות. הליך הרישום מצריך בדיקות מקדימות, תיאור נכון של הסימן ובתשלום אגרות. עם The Patenters – המרכז לקניין רוחני, תזכו בליווי מקצועי צמוד לכל אורך הליך הרישום, אשר יבטיח את הצלחתו ואת אישור בקשת רישום הסימן המסחרי.

קרא עוד »

כתוב לנו

התקשרו עכשיו !