מבוא
הצגת ברורה על מוצרים בדבר רישום פטנט או מדגם עבורם חשובה לצורך אתראה. הן אסור למתחרים לחקות את המוצרים והן אסור לקונים לקנות חיקויים. האם ההצגה חייבת להיות גלויה? האם היא תמיד יכולה להיות גלויה? האם היא חייבת להיות עקבית לחלוטין? ומה אין סימון? ומה אם אין מוצר?
טרולים נגד יצרנים ומשווקים
טרולים הן חברות אשר רושמות קניין רוחני אבל אינן מייצרות ומשווקות את המוצרים המוגדרים בפטנטים\עיצובים רשומים (מדגמים) או אפילו בסימן מסחר. הרבה מאיתנו רואים פסול בכך שטרולים בעצם רק אורבות למי שינסה לחקות את המוצרים ואז יתבעו. אבל כפי שנראה בשתי הדוגמאות הבאות, לא תמיד פשוט להציג מוצר כתחת רישום פטנט או עיצוב. אולי עדיף להיות טרול מאשר לשווק. הדוגמאות מבהירות צעדים חשובים שצריך לבצע ולהיזהר בהם במכירת מוצרים.
מקרה רישום לא עקבי של רכיב ומכירתו על ידי זכאית רשיון
המקרה המעניין הראשון דנה בהחלטה שנעשתה לאחרונה. המקרה ממחיש את המשמעות של סימון לא עקבי של פטנט על רכיב קטן במוצר נמכר (שבאפן כללי לא נרשם עליו פטנט).
(Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Products Inc. (Fed. Cir. 2020
נא לראות דיון נרחב כאן
סימון מוצר בחוק האמריקאי
בארה"ב, אם בעל פטנט מסמן מוצר כתחת פטנט או עיצוב (בארה"ב design patent), הריהו מודיע לצרכן ולמתחרה על הרישום של זכויות קניין רוחני. אז הוא יכול לתבוע מתחרה על מכירת חיקויים החל מהתחלת המכירה. אך אם המוצר איננו מסומן, ניתן לתבוע על פיצויים אך ורק מהזמן שניתן להוכיח שהחקיין היה מודע לכך שהוא מפר את הפטנט או עיצוב רשום.
סימון (?) המוצר על ידי זכאית הרשיון
במקרה הזה מדובר על מערכת ההיגוי בלבד של כלי השייט. התובעת נתנה רשיון לחברת הונדה למכור כלי שייט הכוללים את מערכת ההיגוי שלה. במקביל הנתבע מכר חיקויי מערכות ההיגוי. התובעת זכתה רק בפיצויים מוקטנים על ההפרה. הסכם הרשיון לא כלל סעיף המחייב את הונדה לסמן את המערכת במספר פטנט. על כן, למשך שנים רבות, חלק מהמערכות נשאו מספר וחלקן לא נשאו מספר.
על כן בית המשפט מצא שהנתבעת חייבת בפיצויים רק מהתאריך שהתובעת הצליחה לדאוג לכך שכל המערכות הנמצאות בכלי השייט הנמכרים נושאות מספר פטנט.
חובת היידוע על זכויות
השופטים ציינו, כי אילו התובעת לא היתה משווקת או נותנת רשיון לשווק למוצרה, היא היתה זוכה לפיצויים. גם בלי להודיע בפומבי על כך שיש לאמצאה פטנט. הרי הפטנט עצמו מתפרסם וזמין לכולם. לעומת זאת, שיווק מוצר פיזי ללא סימון עקבי מטעה את הציבור שמבין שאין למערכת פטנט. זאת למרות שמתברר שהנתבעת לא טעתה וידעה על כך שיש פטנט ואף שיווקה את החיקוי. היא לא היתה חייבת בפיצויים כל עוד שלא כל המערכות בשוק היו מסומנות.
מסקנות
החוק האמריקאי מאפשר תביעת פיצויים רק לאחר המוצר המשווק מסומן באפן עקבי. או לאחר התובעת הודיעה במפורש למפרה על ההפרה.
למרות שהמוצר נמכר על ידי בעל רשיון, החובה לתבוע את המפר נופלת על בעלת הפטנט.
מקרה רישום רכיב נסתר
המקרה השני דן במקרה מפורסם ישן יותר, משנת 2003, שארע בישראל.
חברת מיפרומאל תעשיות ירושלים מכרה פרופילי אלומיניום ונתבעה על ידי קליל תעשיות בגין הפרת מדגם (כיום מכונה "עיצוב רשום"). ההחלטה של בית המשפט העליון לגבי הערעור של מיפרומאל נמצא כאן.
מכירת מוצר דומה חזותית על ידי מתחרים
הפרופילים משמשים כמסגרות לחלונות ולדלתות. מיפרומאל ייצרה פרופיל בעל מאפיינים דומים למדגם הרשום של קליל. לפיכך הגישה קליל כנגדה תביעה בגין הפרת מדגמהּ הרשום.
בית המשפט מצא, כי מן הבחינה העובדתית קיים בין הפרופילים דמיון רב, למרות שהם נבדלים זה מזה במספר פרטים קטנים. נקבע שהיה קיים חשש ממשי להטעייתו של הקונה הפוטנציאלי. חשש הנובע מקיום דמיון רב בין צורותיהם של שני הפרופילים כמכלול.
של מי עיני המתבונן
ההכרעה אם מוצר מסוים מפר זכות מדגם רשומה של מוצר, נעשית על פי "מבחן העין". העין בה מדובר היא עינו של הצרכן. מיהו הצרכן במקרה זה? לא רוכש הדלתות או החלונות. לא רואים במוצרים אלה את העיצוב המלא של הפרופילים. על כן הצרכן במקרה זה הינו בעצם רוכש הרכיב מתוך המוצר המוגמר. הוסכם על הצדדים כי הצרכן הנכון הוא בעל המקצוע הרוכש אותם. הפרסומים הנוגעים לפרופילים מיועדים בעיקרם לארכיטקטים, לקבלנים וליצרנים והם אלו שמזמינים את הפרופילים בפועל. לקוחות אלה רואים בחנות באפן ברור ומלא את הפרופילים כולל את חתכיהם.
כיצד להתבונן בעיצוב
על כן, בית המשפט הסתמכה על עדות מומחים שהם בעלי מקצוע (לקוחות פוטנציאליים). היא קבעה שאין בהבדלים שפורטו כדי לשלול הפרה. ההתרשמות הנוצרת מתדמיתם הכוללת של הפרופילים ומקווי המתאר הצדים את העין, מחייבת את המסקנה שהפרופיל של מיפרומאל הינו חיקוי בולט של המדגם. ביישומו של מבחן העין, אין להידרש, כאמור, לפרטי פרטים של המוצרים ואין לבצע בדיקה מדוקדקת "בזכוכית מגדלת" למציאת ההבדלים. כפי שציין בית המשפט המחוזי, חולקים הפרופילים את אותם זיזים, חיתוכים, בליטות ושקעים והם שותפים לאותן המידות. ההבדלים שפורטו אינם נחקקים בזיכרון. לכן, הצרכן הרלבנטי עשוי לטעות בין הפרופילים, בפרט לכשיתקל בהם כשהם בנפרד זה מזה. בית המשפט קבע, כממצא עובדתי, כי בפועל מונחים הפרופילים הנדונים על המדפים במחסני המכירה בערימות שאינן ממקומות בהכרח זו לצד זו.
מסקנה
אפשר להסיק כי לא תמיד צריך או אפילו יכול להיות ברור לצרכן הסופי (רוכש הדלתות\חלונות) שיש בכלל רכיב שהוא ייחודי ורשום כקניין רוחני. ראוי לחשוב היטב לפני ייצור ושיווק של מוצר מי הצרכן וכיצד הוא יזהה את הזכויות לקניין רוחני.
