חיפוש לצורך כשירות לפטנט מוצא לעיתים קרובות פרסום מאד דומה, או אפילו זהה. לעיתים קרובות הפרסום פורסם רק זמן קצר לפני ביצוע החיפוש. מכיוון שבעולם הקניין הרוחני "כל הקודם [להגיש בקשה] זוכה, חשוב להגיש בקשה לפטנט בהקדם ולא להתמהמה. אלא שלעיתים קרובות האמצאה אינה לגמרי בשלה. כלומר, יש עדיין צורך בפיתוח האמצאה בזמן שבו רוצים להגיש בקשה. או עולים כיוונים חדשים לפיתוח האמצאה אחרי ההגשה. או מתברר שיש דבר חשוב מאד שצריך להוסיף לתאור האמצאה. האם אפשר להוסיף את השינויים לבקשה שהוגשה? כיצד ומתי לעשות את השינויים? נדון בדילומות בביצוע שינויים בבקשת פטנט לאחר שהוגשה.
לקוח שלנו הגיש בקשת פרוביזיונל ("פרוביזורית") בארה"ב ולאחר מכן הגיש בקשת PCT על סמך בקשת הפרוביזיונל. הבוחנים בבחינת בקשת ה- PCT לשמחתנו מצא שיש לכל 39 התביעות חידוש. אך הם מצאו שאין לתביעה מספר 1 צעד אמצאתי, על סמך הטיעון הבא:
Document D1 Differs form the claimed subject matter in two features which are both considered obvious for the following reasons:
Maximizing the reaction time and …[ ] is considered an obvious step to the skilled in the art. Furthermore, the application fails to disclose why the specifically claimed rate and …[ ] is not the straightforward outcome of routing trial and error carried out by the skilled in the art in order to enhance the efficacy of the said catalytic reaction (i.e. disclosing a surprising technical effect).
קשה לטעון כנגד טענות כאלה של הבוחנים. אפשר להביא תוצאות נסיוניות אשר תומכות בכך שהגעה לאמצאה אינה עניין פשוט של ניסוי וטעיה עד הגעה לתוצאות המבוקשות. אלא שתוצאות אלה לא היו זמינות בזמן הגשת בקשת ה- PCT. האם ניתן להוסיף תוצאות נסיוניות לבקשה כשאר נכנסים לשלב הלאומי, כלומר כאשר מגישים בקשת פטנט בארה"ב, באירופה ובישראל למשל?
ובכן, כל מקום בעל גישה שונה מאד בעניין זה.
שינויים בבקשת פטנט באירופה
לבקשת פטנט אירופאית המוגשת ל- EPO, אין אפשרות לשנות בכלל את פרק תאור האמצאה. לכן התמודדות כנגד טענות כאלה אפשרית רק במסגרת הגשת תשובה למכתב מהבוחנים על ליקויים בבקשה. תיקון תביעות כדאי לעשות בהתאם לסוג הבקשה שהוגשה באירופה: ראה כאן.
שינויים בבקשת פטנט בישראל
לעומת זאת, רשות הפטנטים בישראל וחוק הפטנטים הישראלי מתירים שינוי של תיאור האמצאה (פירוט האמצאה) בבקשה בכל עת, סעיף 22:
המבקש רשאי בכל עת לפני קיבול הבקשה, בין בעקבות הודעה לפי סעיף 20 ובין מיוזמתו, לתקן את הפירוט שבבקשתו.
לפי בדיקה שערכנו, הגשת הבקשה עם סימון של התיקונים לפירוט איננה אפשרית בזמן הגשת הבקשה. לכן צריך לבצע את התיקון לאחר הגשת הבקשה, כלומר לאחר קבלת מספר לבקשה מרשות הפטנטים.
רשות הפטנטים הישראלית, בפנייתנו אליהם בעניין זה, ייעצו להגיש את התיקונים בהקדם האפשרי. זאת בגלל סעיף 23 לחוק הפטנטים:
הוכנסו בפירוט תיקונים בעלי אופי מהותי, רשאי הרשם לקבוע לעניין הסעיפים 4, 5 ו-9 –
(1) אם ניתן להבחין בין אותם תיקונים לבין הפירוט הקיים – כי תאריך התיקונים הוא התאריך שבו הוגשו לרשות;
(2) אם לא ניתן להבחין בין התיקונים לבין הפירוט הקיים – כי תאריך הבקשה כולה הוא התאריך שבו הוגשו התיקונים לרשות.
שינויים בבקשת פטנט בארה"ב
לעומת זאת, בארה"ב כדאי להגיש את התיקונים במסגרת הגשת בקשת CIP, Continuation in Part. כלומר, זמן מה אחרי הגשת הבקשה בארה"ב, להגיש עוד בקשה אשר מסתמכת על הבקשה הראשונה. בקשת ההמשך מקבלת ממנה את אותו תאריך בקשה. במסגרת בקשת ה- CIP לגיטימי להוסיף חומר אשר מבהיר את האמצאה.
לגבי כל מקום הגשה וכל מקרה, כדאי להתייעץ בעורך פטנטים ישראלי. נציגך עשוי להתייעץ עם עורך פטנטים עמית במקום ההגשה לפי הצורך.
